Artículo originalmente publicado en el número de marzo 2026 de La Ley Propiedad Intelectual 4.0.
Se sabe que la protección a través de patentes es fundamental para la industria farmacéutica, no solo porque promueve la investigación de nuevos principios activos, sino que también genera un monopolio con un significativo beneficio económico para dicha industria. Sin embargo, a pesar de la importancia de la protección de nuevos desarrollos farmacéuticos a través de patentes, existe una controversia relacionada con un tipo específico de invención: los polimorfos farmacéuticos.
Los polimorfos son las diferentes disposiciones cristalinas de un mismo compuesto farmacéutico. Usualmente los compuestos farmacéuticos en su forma amorfa (es decir, no cristalina) ya se encuentran patentados cuando se desarrollan las formas cristalinas. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que estos polimorfos tienen “propiedades físicas (dureza, densidad), fisicoquímicas (adsorción, estabilidad, punto de fusión) y químicas (estabilidad, solubilidad, superficie específica) propias”[1] y diferentes de su forma amorfa. Estas propiedades propias y diferentes de cada polimorfo son de suma importancia, debido a que cada polimorfo obtenido puede desarrollar un nuevo producto farmacéutico con mejores beneficios y menores efectos adversos.
En el Perú, y en todos los países que conforman la Comunidad Andina, no existían lineamientos claros para evaluar la patentabilidad de los polimorfos farmacéuticos, por lo que los examinadores se basaban solo en lo indicado en la Decisión 486, régimen común de Propiedad Industrial para los países de la Comunidad Andina, pero con interpretaciones y formas de analizar distintas. Este tipo de análisis generaba cierta vacilación por parte de las empresas farmacéuticas al intentar presentar solicitudes de patente que contenían materia relacionada a polimorfos farmacéuticos, puesto que no entendían a cabalidad qué es lo que pedía cada examinador. Sin embargo, desde agosto de 2022, se publicaron directrices más precisas para el examen técnico de polimorfos farmacéuticos en el nuevo Manual Andino para el Examen de patentes.
Este nuevo Manual Andino para el Examen de patentes indica que “los polimorfos farmacéuticos son materia patentable siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad. Además, las reivindicaciones deberán ser claras y con un sustento suficiente en la descripción”[2]. Asimismo, es importante mencionar la Interpretación Prejudicial del proceso 604-IP-2016 de fecha 16 de julio de 2018, sobre la cual se basó la decisión de considerar a los polimorfos como patentables. Esta Interpretación Prejudicial determina que “con la finalidad de cautelar el derecho a la salud y el acceso de medicamentos, es responsabilidad de la oficinas nacionales el determinar técnica y científicamente cada uno de los requisitos de patentabilidad antes de otorgar una patente de invención relacionada con los polimorfos farmacéuticos”. Es decir, sienta un precedente al indicar que se debe analizar caso por caso si las solicitudes cumplen con cada uno de los requisitos exigidos en la Decisión 486 para determinar si un determinado polimorfo es patentable o no, tal como pasaremos a analizar a continuación:
- Requisito de Novedad de polimorfos farmacéuticos
En cuanto al requisito de Novedad de las invenciones relacionadas a polimorfos farmacéuticos no hay mucho que discutir, puesto que solo se debe comprobar si existen antecedentes en el estado de la técnica que contengan cada una de las características técnicas esenciales del polimorfo que se pretende proteger.
Con relación a ello, se debe considerar que los polimorfos usualmente cumplen con el requisito de Novedad debido a que “el objeto de evaluación es el polimorfo en su aspecto global, el cual no se limita a sus moléculas, sino que incluye la forma en que las mismas se estructuran, posicionan y relacionan (red cristalina), generando una forma estructural nunca descrita en el estado del arte”[3], pudiéndose concluir que es una nueva invención. Al respecto, los examinadores peruanos concuerdan con dicho análisis e indican en los exámenes de patentabilidad que el objeto de evaluación es el polimorfo de manera global, el cual no se limita a sus moléculas, sino que incluye la forma en que las mismas se estructuran, posicionan y relacionan, generando una forma estructural que no ha sido descrita en el estado del arte y que, por lo tanto, cumple con el requisito de Novedad.
- Requisito de Nivel Inventivo de polimorfos farmacéuticos
Se sabe que una invención cumple con el requisito de Nivel inventivo si para una persona con conocimientos medios en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Sin embargo, para el caso de las invenciones que contienen polimorfos farmacéuticos, el Manual Andino para el Examen de patentes nos indica que es necesario realizar una análisis siguiendo el método problema-solución. Este método es uno de los muchos métodos que se pueden utilizar para determinar si una invención cumple con el requisito de Nivel Inventivo y es aplicado para la evaluación de los polimorfos farmacéuticos en el Perú y la Comunidad Andina. Específicamente, dicho método busca determinar el efecto técnico inesperado y atribuible a las características técnicas diferenciales que tenga la invención sobre lo descrito en el estado de la técnica. En el caso de los polimorfos, únicamente después de determinar el efecto inesperado del polimorfo reivindicado, se procederá a evaluar la no obviedad de la invención, por lo que es de suma importancia siempre demostrar cuál es el efecto técnico inesperado del polimorfo farmacéutico que se pretende patentar.
Los examinadores peruanos, guiándose de lo que indica el Manual Andino para el examen de patentes, siempre solicitan que el efecto inesperado del polimorfo sobre la forma amorfa (no cristalina) del compuesto debe estar claramente descrito en la Memoria descriptiva. Al respecto, ellos suelen solicitar dichos ensayos debido a que consideran que la obtención de polimorfos forma parte de los procedimientos básicos y rutinarios en el campo farmacéutico con la finalidad de mejorar alguna propiedad fisicoquímica y/o farmacocinética de un compuesto ya conocido, por lo que sería obvio para una persona versada en la materia la obtención de formas cristalinas y solo si se presenta un efecto técnico en comparación a la forma amorfa, podría decirse que un polimorfo tiene nivel inventivo. Pero ¿realmente la obtención de polimorfos implica o no una actividad inventiva? Pues consideramos que sí implica una actividad inventiva debido a que, por más que una persona versada en la materia conozca los diversos métodos de cristalización, el resultado es muchas veces inesperado e impredecible, resultando no evidente la obtención de un polimorfo específico con las características deseadas de manera inequívoca.Es por ello que consideramos que los examinadores peruanos deberían también tomar en cuenta los argumentos de no obviedad presentados por los solicitantes durante la etapa de examen, sobre todo porque muchos de estos argumentos describen cada uno de los problemas que los inventores tuvieron que afrontar durante la etapa de experimentación para poder llegar al polimorfo reivindicado y, sobretodo, para poder caracterizar adecuadamente al polimorfo y poder establecer un método predictible para llegar a él. El requisito de Nivel Inventivo sigue siendo un punto discutible con los examinadores peruanos, aunque aún no hay avances en cuanto a la aceptación de los argumentos de no obviedad de este tipo de invenciones.
- Requisito de Aplicación industrial de polimorfos farmacéuticos
El requisito de Aplicación Industrial de este tipo específico de invenciones se cumple a cabalidad. De manera general se dice que, al evaluar la aplicación industrial de una invención, será suficiente con que el examinador observe si ella es o no es susceptible de ser aplicada en alguna industria sin necesidad de probar dicha aplicación. Por lo tanto, los polimorfos farmacéuticos cumplirían con el requisito de Aplicación Industrial sin problemas puesto que tienen aplicación en la industria farmacéutica.
- Requisito de Claridad de la solicitud de patente relacionada con polimorfos farmacéuticos
Si bien la claridad de una invención no es uno de los requisitos de patentabilidad, la Decision 486 y la legislación peruana nos dicen que una solicitud de patente deberá divulgar la invención de manera clara y completa para su comprensión. En este caso específico, para que una invención relacionada a un polimorfo farmacéutico se considere clara y suficientemente descrita, el Manual Andino para el Examen de patentes nos dice que la solicitud deberá contener la siguiente información:
“a. Un proceso para obtener el primer polimorfo con el detalle suficiente de todas las etapas esenciales y las condiciones experimentales para que la persona normalmente versada en la materia pueda llegar al polimorfo reivindicado; y
b. La descripción del polimorfo, mediante técnicas disponibles para tal fin.” [4]
En cuanto a la claridad del proceso de obtención de un polimorfo farmacéutico, como cualquier otro proceso, debe contener todos los pasos, componentes y condiciones que intervienen en él. Por otro lado, debido a que la identidad de un polimorfo farmacéutico se determina a través del posicionamiento en el espacio de las moléculas que lo constituyen, es sumamente necesario que en la redacción de las reivindicaciones referentes al polimorfo per se se indiquen los valores específicos obtenidos por metodologías experimentales tal como los valores del patrón de difracción de rayos X en monocristal (el método más preciso para identificar un polimorfo), o, en su defecto, los valores del patrón de difracción de rayos X en polvo (XRPD) junto con otros valores obtenidos por otros métodos analíticos tales como: calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis térmico diferencial (DTA), entre otros.
Además, el Manual Andino para el examen de patentes nos sugiere que el difractograma deberá mostrar las intensidades relativas más relevantes para caracterizar al polimorfo. Respecto a este punto, los examinadores peruanos suelen solicitar los valores más intensos del patrón de difracción de rayos X en polvo, pero sin especificar un número de valores como mínimo. Entonces, ¿cuántos valores del patrón de difracción de rayos X en polvo se debe indicar para que un polimorfo farmacéutico se encuentre correctamente descrito y cumpla con el requisito de claridad? Victor Durand, Examinador de Patentes de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (INDECOPI), nos dice que, “a nivel global, diversas solicitudes de patente sobre polimorfos han identificado los picos de difracción 2 tetha como “muy fuertes”, “fuertes”, “moderados”, “débiles” o “muy débiles” en función a las intensidades relativas que exhiben dichos ángulos de difracción” . Por ello, él estima que una definición clara vendría dada por “caracterizar los polimorfos, como mínimo, por todos los picos con intensidades relativas “fuertes” y “muy fuertes”, puesto que esto permitiría identificar inequívocamente al polimorfo objeto de la solicitud. Así, tomando como referencia aquellas intensidades relativas cuyos valores mínimos son de 25%, 27%, 30%, 32% y 37%, resulta viable afirmar que un pico de difracción sería considerado “fuerte” si su intensidad relativa es mayor o igual a 30%” [5]. Es por ello que se entiende que un polimorfo farmacéutico que se encuentre identificado únicamente por las posiciones (ángulos 2θ) que presenten intensidades relativas iguales o mayores a 30% resultaría claramente definido y los examinadores peruanos coinciden con este tipo de análisis durante el examen de patentabilidad de las invenciones relacionadas a polimorfos farmacéuticos.
- Conclusiones
De la breve revisión realizada en el presente artículo podemos concluir que existen lineamientos específicos para evaluar la Claridad y el Nivel inventivo en solicitudes relacionadas a polimorfos farmacéuticos para los miembros de la Comunidad Andina, incluido Perú. Sin embargo, en cuanto al requisito de Nivel Inventivo, si bien es adecuado emplear el método problema-solución, consideramos que los Examinadores no deberían incluir argumentos que indiquen que la obtención de los polimorfos farmacéuticos es evidente y rutinaria, puesto que desvirtúa la investigación realizada por los inventores. Asimismo, hasta que no exista un método confiable que permita predecir las estructuras polimórficas de un compuesto farmacéutico no deberían ser consideradas como obvias ni evidentes a partir de lo divulgado en el estado del arte.
[1] Martín, Á., y Molina, E., “Polimorfismo farmacéutico”. Offarm, 2006, 25(8), 94–100. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/400358556/POLIMORFISMO-FARMACEUTICO-1-pdf
[2] Secretaria General de la Comunidad Andina, Manual Andino para el Examen de Patentes, 2002 www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2022/08/Manual_ANDINO_CAN_2022_fv_por_paginas_.pdf
[3] Lerma, L. “Patentabilidad de los compuestos polimórficos”. Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, 2007, 3(5), 277–293. Recuperado de https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/121
[4] Secretaria General de la Comunidad Andina, Manual Andino para el Examen de Patentes, 2002 www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2022/08/Manual_ANDINO_CAN_2022_fv_por_paginas_.pdf
[5] Durand, V. y Ortega, D. Patentamiento de polimorfos en el Perú: caracterización de la materia reivindicada a través del patrón de difracción de rayos X. 2020. Parthenon. Recuperado de: